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合肥专利律师:专利侵权判定的基本原则

发布时间:2018-12-15   阅读:161 次

合肥律师网讯:

 

专利侵权判定是对专利权进行保护的关键问题,采用何种专利侵权判定原则对我国的专利制度具有重大影响。

1、全面覆盖原则:

  专利法第五十六条:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

 (1)在判定专利侵权时,首先适用的是最简单、最常用的判定原则,即全面覆盖原则。运用这一原则的前提为,被控侵权物与专利技术相同,出现了仿制侵权的情况。所谓仿制侵权,或者说适用全面覆盖原则认定侵权,包括以下几种情况:字面侵权,即仅从字面上分析比较就可以认定侵权物的技术特征与专利的必要技术相同,连技术特征的文字表述均相同;侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同,所谓完全相同,是指侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被侵权物的技术特征所覆盖,在侵权物中可以找到每一个专利的必要技术特征;专利独立权利要求中技术特征使用的是上述概念,侵权物中出现的技术特征则是上述概念下的具体概念,亦属于技术特征相同;侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征。侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,不仅包含了专利权利要求书中的全部必要技术特征,而且还增加了新的技术特征。上述4种情况,均属于仿制侵权或称相同侵权,可适用全面覆盖原则判定被告行为构成侵权。

(2)在判定专利侵权时,首先要看被控侵权物对专利是否构成相同侵权,也即文字意义上的侵权(literal Infringement),这是世界各国的一般准则。这时适用的是最简单、最常用的判定原则——全面覆盖原则,指把被控侵权产品或方法和专利权利要求进行比较,如果被控侵权产品或方法具备了专利权利要求里的每一项技术特征的话,专利侵权成立。我们假设A、B、C、D代表技术特征,一般而言,如果专利权利要求记载的技术特征为A+B+C+D,那么只有被控侵权产品或方法的技术特征为A+B+C+D+…时,方可判定侵权。也就是说在被控侵权产品或方法全面覆盖了原告专利的权利要求特征的情况下,被控侵权成立。

2、等同原则:

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条:专利法第五十六条第一款所称的发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

(1)等同原则是专利侵权判定中的一项重要原则,它是指侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比,表面上看有一个或若干个技术特征不相同,但实际上是用实质相同的方式或者相同的技术手段,替换了属于专利技术方案中的一个或若干个必要技术特征,使代替(侵权物)与被代替(专利技术)的技术特征产生了实质上相同的技术效果。对于这种情况,应当认为侵权物并未脱离专利技术的保护范围,因此仍应认定为侵权。侵权物中与专利技术表面不相同的技术特征,即对专利技术方案中的技术特征起取代作用的技术特征,被称为专利技术方案中必要技术特征的“等同物”。

(2)在专利侵权的技术判断中,确立等同原则,其目的在于防止侵权人采用显然等同的要件或步骤,取代专利权利要求中的技术特征,从而避免在字面上直接与专利权利要求中记载的技术特征相同,以达到逃避侵权责任的目的。但是,我国专利法虽然已实施21年,并经过两次重大修改,仍未加入任何等同原则的明确规定。  

(3)由于等同原则对专利权人和社会公众的利益关系具有深刻的影响,同时又对技术判断能力和法律适用能力提出了更高要求,因此,不仅始终为社会相关各界所关注,而且越来越成为知识产权理论和实务界研究、分析的对象。我国司法实践中对等同原则的适用也正是在学习与借鉴美国相关司法判例的基础上开始的。美国关于专利侵权判定的等同原则都是从一个个具体案例中产生并得以发展的。从1814年的“欧迪恩”案,到1854年的“威南斯”案、1878年的“机器公司”案,直到1950年的“格拉夫”案,美国现代等同原则才正式确立。虽然等同原则在开始适用时主要出于单向保护专利权人利益的目的,但是,随着等同原则在美国专利侵权判定中的普遍适用,在联邦地方法院和巡回上诉法院,就如何适用等同原则,以及适用等同原则时应当着重考虑哪些因素,逐渐产生了分歧。分歧不仅表现为对具体案件如何处理的争执,而且表现为对等同原则价值取向的质疑。

(3)等同原则的适用既要保护专利权人的利益,也不能忽视公众的利益,并逐渐在司法实践中通过一些限制性的办法来矫正和避免因适用等同原则而可能造成的新的不平衡,以至于有言论认为,专利侵权判定正存在增加第4个标准,即衡平原则的趋势。这种趋势,在美国最高法院近年的判例中越来越明显地显现出来。等同原则适用中导入利益平衡观念的趋势集中地表现在如何解释权利要求书与如何准确界定专利权权利范围这两个方面。

从等同原则在美国专利侵权诉讼中的发展历史,我们可以看到,等同原则经历了从扩大适用到逐步地、有理性地限制适用范围这样一个发展态势。在这一过程中,对专利权人利益与社会公共利益关系认识的变化,不能不说是一个十分重要的原因。因为,从扩大适用到逐步地、有理性地限制适用范围这样一个发展态势同时反映了美国专利诉讼从偏向保护专利权人权利到更加注重专利权人利益与社会公共利益的平衡这样一个审判思路。影响以至决定这一发展过程的,是对权利人利益与社会利益之间平衡的不懈追求。

3、禁止反悔原则:

民法通则第四条:民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

专利权人在专利审查或者无效宣告请求审查程序中,为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件,通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或者意见陈述,对专利权人有约束作用,在专利侵权纠纷的审理或者处理过程中不得反悔。

(1)禁止反悔原则(Estopple)是英美衡平法上一项固有原则。据《布莱克法律词典》,Estopple是指一方当事人因自己的某些行为而不能主张某些权利,以损害他方利益。因为他方已经依据他的行为而获得了该项权利,并做出了相应的行为。在专利领域,如果说等同原则可能扩张了专利权人的利益,那么,禁止反悔原则则是对等同原则的某种合理限制(但并非否定等同原则),从而有利于社会公众的利益。禁止反悔是对等同原则的重要限制。这样,专利权人对其在申请专利过程中和专利无效审查中向专利行政部门所做的关于权利要求范围的陈述,应当作为确定其权利范围的依据;专利权人如果为克服原权利要求相对于现有技术缺乏新颖性或非显而易见性缺陷所放弃的范围,不得在侵权判断时通过解释而扩大到这些范围。因为禁止反悔原则的设立旨在防止专利权人出尔反尔,即在专利审批过程中或无效审查阶段,专利权人为了获得专利或维持专利,而承诺对其保护范围进行限制,或强调权利要求中某个技术特征对于确定其专利新颖性、创造性如何重要;而到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制,或者认为该技术特征可有可无,以此来扩大其保护范围。

(2)任何发明人要将自己的发明创造申请专利,都试图得到一个较宽的保护范围,但是,如果专利权利要求限定的保护范围过宽,就会侵害公众利益。因此,专利申请人为了获得专利权,有时不得不按照专利局审查员的意见,对专利权利要求中一些保护范围过宽、模糊的技术特征以及相似技术方案、技术特征做出说明,在说明过程中不得不在技术上做出一些放弃、修改、承诺,不这样做就可能得不到专利权。而专利权人一旦这样做了,其在申请过程中已经放弃的东西,在专利侵权诉讼中不能允许专利权人再捡回来,即不允许专利权人出尔反尔。

(3)在判断专利权的效力和判断是否构成侵犯专利权时,专利权人对专利权利要求的解释应当前后一致。法院不允许专利权人为了获得专利权,而在专利申请过程中对专利权利要求进行狭义或较窄的解释,而在侵权诉讼中为了证明他人侵权,又对专利权利要求进行广义的或者较宽的解释。这是专利侵权诉讼中的一项重要原则——禁止反悔原则。它的基本含义是:专利权人对其在申请专利过程中,或者维持专利权有效的程序中,为了获得专利权在与国家知识产权局专利局或者专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、认可或放弃的内容,专利权人在侵权诉讼中不得反悔。

4、自由公知技术抗辩原则:

审理或者处理专利侵权纠纷的人民法院或者专利行政管理部门依据当事人提供的证据,认定被控侵权人实施的技术或者设计是现有技术或者现有设计的,应当认定该实施行为不构成侵犯专利权的行为。

(1)公知技术又称已有技术、现有技术,是指专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。自由公知技术是指已经进入公有领域的公知技术,任何人均可以无偿实施。任何公民和单位有权使用自由公知技术,这一权利不应当因为他人就自由公知技术获得专利权而受到损害。

在专利司法实践中,被告往往直接以自己实施的是自由公知技术或者原告申请专利并获得专利权的技术方案是自由公知技术,不应获得专利权为由作出不侵权抗辩。因此,自由公知技术抗辩原则也称为实施自由公知技术不侵权原则。在进行专利等同侵权判断时,应当考虑被指控侵权的客体是否落入自由现有技术范畴,当被告有证据证明被指控侵权客体属于原告专利申请日前的自由现有技术时,法院应该在做出专利等同侵权结论之前,将被指控侵权的客体与现有技术进行对比分析,看其相对于这些现有技术是否具有新颖性、创造性。如果缺乏新颖性或者创造性的话,则不允许将等同性范畴专利侵权扩展到现有技术范围,即应判决被告不构成侵权

(2)公知技术抗辩原则与禁止反悔原则一样,也构成对等同原则的合理限制。该原则是指确定专利保护范围时,不能将已有公知技术解释为原告的专利技术。根据专利权的效力不应及于公知技术的原则,将与公知技术相同或明显近似的被控侵权技术置于专利保护范围之外,是公知技术抗辩原则的核心所在。因此,在侵权诉讼中,只要被告能证明自己实施的技术为专利申请日之前的公知技术,即能否定对其的侵权指控,免除侵权责任。在专利侵权判定中适用公知技术抗辩原则以对等同原则进行合理限制的做法,既有利于保护被控侵权人,也有利于防止专利权人专利独占权的不当行使,最终有利于促进技术进步与科技创新、有益于社会公共利益。

5、多余指定原则:

北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第四十七条:多余指定原则,是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则。

应否适用多余指定原则,无论理论界还是实务界都有很大争议。2005年8月,最高人民法院对于大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂专利权纠纷一案进行提审,法院在“(2005)民三提字第1号”判决中明确指出:凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,不赞成轻率地借鉴适用所谓“多余指定原则”。

  (1)根据专利侵权判定中全面覆盖侵权的原则,如果侵权物的技术特征比专利缺少了一个以上必要技术特征,则不构成侵权。我国专利法规定,独立权利要求中记载的应当是为了实现发明目的的必要技术特征,但这并不等于在每一个具体的专利独立权利要求中记载的技术特征实际上都是必要技术特征。在现实中,申请人把应当处于从属权利要求地位的非必要的附加技术特征写进独立权利要求,这是常有的事。明明知道记载的技术特征越多,保护范围越小,专利权人为什么还要这么做呢?我们只能用疏忽大意来解释,因为任何一个专利权人也不愿意自己的专利保护范围过小过窄。为了充分保护专利权人的合法权利,我国在司法实践中引入了德国专利司法中承认的多余指定原则。这一原则的基本含义是,当专利独立权利要求中记载了与完成发明目的无关的附加技术特征时,如果被告在被控侵权物中未实现该附加技术特征,仍可以认定被告构成侵权。

在司法实践中承认这一原则的出发点,是防止造成由于专利权人在撰写专利文件时形式上的失误,掩盖侵权行为人实质上的侵权。也就是说,在进行侵权判断时,如果机械地拿被控侵权物的技术特征与专利保护范围中独立权利要求中的技术特征相比,缺少一项技术特征就认定不侵权,那么,由于权利要求书撰写的疏忽或者不严谨,就可能致使很多侵权行为被认定为不侵权,专利权人的合法权益将无法得到公正、有效、充分的保护。相反,法院在专利司法实践中确认了这一原则,又可能会造成对公众利益的侵害,使公众无法确定某一专利的具体保护范围,使专利保护范围处于不稳定状态,这正是反对适用此原则的人们所担心的问题。但是,应当指出,依据多余指定原则判定专利侵权这种做法必须受到一定条件限制。

(2)多余指定原则是我国专利侵权判定中一个最富争议的判定原则。多年来,对于应否适用该原则进行专利侵权判定以及适用该原则应当遵照哪些条件都存在着激烈而广泛的争论。由于多余指定原则直接涉及专利侵权的判断标准问题,也直接关系到专利权的保护尺度问题,因此,最高人民法院在2005年8月的“大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷一案”的判决中对于多余指定原则的表态立即引起了社会各界的广泛关注。

多余指定原则的目的是为了实现实体正义,从体现发明主题的必要技术特征的角度,保护专利权人实质上的专利权。但是,由于多余指定原则将独立权利要求中某一技术特征略去了,其实质上也是法官在侵权诉讼程序中对专利保护范围的重新认定。多余指定原则是在我国专利制度建立初期,在专利申请人和专利代理人普遍缺乏经验的情况下,为维护专利权人的利益,参考国外的有关理论而在司法实践中适用的一个专利侵权判定规则,该原则解决了许多由于经验和专业技能不足所带来的专利权得不到合理保护的问题,起到了一定的积极作用。但是,由于适用多余指定原则将不可避免地导致扩大专利权的保护范围,损害了社会公众的利益,因此,对于该原则的适用一直存在激烈的争论,我国专利法及司法解释也没有对该原则进行明确的规定。自我国加入WTO之后,正确处理专利权的保护与社会公众利益的平衡受到了越来越多的关注,多余指定原则的弊端就更加显露出来,最高人民法院通过一个提审的案件也明确宣称不赞成轻率地借鉴适用所谓的多余指定原则。虽然关于多余指定原则的争论还将继续,但是,可以预见,多余指定原则将朝着严格限制到逐步废止的方向发展。