——评析“投影光学系统、曝光装置及曝光方法”发明专利无效案

　　

优先权原则在各国专利制度中占有重要的地位，且在各国专利制度彼此独立的情况下，是申请人能够在世界各国就其发明创造获得专利保护的重要保障。因此，对优先权的核实和判断应当审慎、客观，使该原则为鼓励发明创造、推动科技创新发挥应有的作用。

 

 

由于绝大多数国家的专利法都采用专利先申请原则，都规定判断新颖性和创造性的现有技术以申请日为界，加上专利权具有地域性限制。因此，如果申请人希望其发明创造在其他国家获得专利保护，就必须同时在这些国家提出专利申请，否则就有可能被他人向外国提出专利申请或公开其发明创造而无法获得授权。但是，由于条件所限，申请人通常难以在同一时间向这些国家提出申请，由此，应运而生的优先权原则极大地满足了《巴黎公约》成员国对优先权的迫切需要。

 

优先权是指当申请人在《巴黎公约》的一个成员国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出申请的，其在后申请中能够享有优先权的内容视为是在首次申请的申请日提出。随着专利制度的发展，优先权原则的适用范围逐步扩展，不仅适用于首次在外国提出申请、而后在本国提出申请的情形，即“外国优先权”，也适用于首次在本国提出申请、而后在本国再次提出申请的情形，即“本国优先权”。作为目前各国专利制度中的重要原则，我国专利法也在第二十九条对优先权原则进行了明确的规定。

 

优先权的“优先”在于，申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请相比享有优先的地位，在此期间，任何单位或个人提出相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造都不会使申请人提出的在后申请失去效力。

 

 

一方面，优先权原则依“先申请制”而生，相较在先后两次申请的提出日之间提出的相同主题的其他申请而言，具有天生的“优越性”， 尽管各国都将在后申请的提出日作为其申请日，以“优先权日”标示其在先申请的申请日，但从效力上来看，要求优先权的在后申请实际上视同与在先申请在同一日申请。因此，如果允许在后申请增加新的内容并使其享有优先权，就会导致申请人于在先申请的申请日后作出的发明，即增加的新内容被“提前申请”了，这显然与“先申请制”的基本原则相悖，并且对其他申请人和公众的利益造成损害，使得他人在在先申请的申请日后独立作出的发明不能获得应有的保护。但另一方面，由于优先权的期限通常比较长，例如我国是12个月或6个月，申请人经过一段时间的研究可能会发现在先申请的可改进之处并希望对其改进，这是符合科技发展规律的，也应当是专利制度倡导和鼓励的。如果禁止要求优先权的在后申请增加新的内容，显然是不合理的。

 

因此，基于以上两方面的考虑，既应当允许在后申请加入其在先申请没有的新内容，又不可以让新内容搭上优先权的便车而使申请人不当得利，优先权判断的一般原则应当是--相比于在先申请，增加的新内容不能享有优先权。也就是说，能够享有优先权的在后申请的技术方案应当清楚地记载在其在先申请文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。所谓清楚地记载，并不要求叙述方式完全一致，而是阐明了在后申请的技术方案即可，但如果在先申请对上述技术方案的某一或者某些技术特征只做了笼统或含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或这些技术特征的详细叙述，以致基于本领域技术人员所知晓的知识亦不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则在后申请不能享有该在先申请的优先权。可见，能够享有优先权的内容应当是在先申请文件公开的内容，即其明确记载的内容和本领域技术人员根据在先申请文件可以直接地、毫无疑义地确定的内容。

 

 

根据专利法第二十九条规定，能够享有优先权的在后申请与在先申请应当涉及“相同主题”。除满足形式要件的要求之外，优先权判断或核实的实质内容即是对“相同主题”的认定，优先权判断的方法应当围绕是否构成“相同主题”来进行。

 

所谓的“主题”不是指某个技术特征或技术手段，应当是能够解决技术问题、实现技术效果的技术方案，“相同主题”则是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同。因此，判断者应站在所属领域技术人员的水平，将需要核实优先权的在后申请的技术方案和在先申请文件分别作为一个整体，从技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果等方面进行整体分析和对比，判断在后申请的技术方案能否从在先申请中直接和毫无疑义地确定，从而认定在先申请与在后申请是否涉及“相同主题”。

 

除整体考虑之外，优先权的判断还采用“单独对比”的方式进行，即将在后申请的技术方案与一件在先申请的每项技术方案进行比对，特别是对于要求多项优先权的在后申请，应将其技术方案分别单独与多件在先申请中的每项技术方案进行比对和判断，不包括与一份在先申请中的多个技术方案或者多份在先申请中的多个技术方案的组合相对比。如果在后申请一项技术方案要求了多个优先权，且其记载的一项技术方案是由两件或两件以上的在先申请中分别记载的不同技术方案或技术特征概括或组合而成，则不能享受优先权。

 

在实际的审查过程中，如果需要核实待审查申请或专利的优先权，通常是将待审查申请或专利的权利要求所限定技术方案与作为优先权基础的在先申请的技术方案进行比对。有时，当判断新颖性或创造性的对比文件也要求了优先权并需要核实的情况下，则是将对比文件的权利要求书和说明书记载的技术方案均与作为优先权基础的在先申请的技术方案进行比对，判断其能否享有优先权并确认其能否作为现有技术。这是因为，新颖性或创造性的判断除考虑权利要求书的内容外，说明书公开的内容也是判断的基础，只有优先权成立的内容才可以构成现有技术。

 

在第26658号审查决定涉及蔡司公司诉尼康公司的案件中，涉案专利要求了3份对应于不同优先权日的在先申请（下称在先申请1-3）的优先权。这3份在先申请1-3可以简单地概括为：在先申请1的技术方案包括技术特征A、B、C1，在先申请2的技术方案包括技术特征A、B、C2，在先申请3的技术方案包括技术特征A、B、C3，涉案专利要求优先权的技术方案包括技术特征A、B、C，其中，特征C是在特征C1、C2和C3的基础上概括而成的。由于有关概括后的特征C的一般性概念既没有明确地记载在上述3项在先申请1-3的任一项中，并且本领域技术人员从在先申请1-3的任一申请中的特征C1、C2、C3 以及其权利要求书、说明书和附图的全部内容中也无法直接、毫无疑义地确定涉案专利技术方案中的特征C，基于清楚记载和单独对比原则，包含特征C的技术方案不能享有在先申请1-3的任一项的优先权。但是，作为一个要求了多项优先权的在后专利申请，如果专利权人将技术方案A+B+C1、A+B+C2、A+B+C3分别记载在权利要求书中，这3个技术方案分别与在先申请1-3中的技术方案进行单独对比均具备相同的主题，则能够分别对应享有在先申请1-3的优先权。

 

此外，相比于新颖性判断中的“同样的发明或实用新型”是指“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果实质上相同”，优先权判断中的“相同主题”将上述4个“实质上相同”变为“相同”，表明优先权的判断虽然与新颖性的判断有类似之处，同样都要采用单独对比的方式进行整体判断，但其判断标准却更为严格。例如，新颖性的判断中的具体概念与一般概念、惯用手段直接置换以及数值范围等情形均不适用于优先权的判断。

 

（文/王蕊娜 李隽    作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）